“徐福記”和“黃福記”，分別是一個(gè)廣東起家的全國(guó)知名品牌，和一個(gè)廣東本土品牌。一看這個(gè)撞名，有經(jīng)驗(yàn)的你，估摸著也該猜到，雙方可能是同行了吧。
你沒有猜錯(cuò)，雙方在糖果、糕點(diǎn)市場(chǎng)上可謂是棋逢對(duì)手，光是圍繞著“黃福記”三字商標(biāo)的侵權(quán)就鬧了整整三年！
更紅也資歷更老的“徐福記”，早在上世紀(jì)70年代已經(jīng)創(chuàng)立了，從那時(shí)起就主營(yíng)糖果、糕點(diǎn)及果凍、布丁等休閑食品。到2008年7月，徐福記國(guó)際控股集團(tuán)有限公司在香港注冊(cè)成立，但徐福記商標(biāo)保護(hù)則在1993年就已經(jīng)開始了。
本案的幾個(gè)引證商標(biāo)，不論是不同字體設(shè)計(jì)的“徐福記”文字商標(biāo)，還是“徐福記及圖”商標(biāo)，均于1993年至2009年申請(qǐng)注冊(cè)，使用范圍是核定使用在糖果、糕點(diǎn)、果凍、餅干等第29類與第30類商品上。
而1992年9月注冊(cè)成立的廣東省揭陽市榮豐食品有限公司，可能是因?yàn)榉ǘù砣诵拯S，所以在2010年3月，黃姓法人申請(qǐng)了指定使用在餅干、蛋糕、糖果、果凍（糖果）、茶等第30類商品上的“黃福記”商標(biāo)，并于2012年5月被核準(zhǔn)注冊(cè)。
2015年7月，徐福記公司發(fā)現(xiàn)了這枚商標(biāo)，于是向商評(píng)委對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求，主張“黃福記”商標(biāo)與自己的一系列“徐福記”商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，而“黃福記”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)顯然損害了徐福記公司的在先商號(hào)權(quán)及馳名商標(biāo)權(quán)益，因此想請(qǐng)求宣告訴爭(zhēng)商標(biāo)無效。
2016年5月，商評(píng)委作出裁定，指出“黃福記”商標(biāo)與“徐福記”系列引證商標(biāo)雖然均含有“福記”二字，但是首字不同，在字形、文字構(gòu)成、呼叫、視覺效果等方面均存在一定差異，因此，即使徐福記公司的“徐福記”與“徐福記及圖”商標(biāo)在糖果等商品上具有較高的知名度，訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)使用在同一種或類似商品上也不易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，也未構(gòu)成損害徐福記公司的在先商號(hào)權(quán)；

此外，雖然徐福記公司的“徐福記及圖”商標(biāo)曾被認(rèn)定為糕點(diǎn)、糖果商品上的馳名商標(biāo)，但鑒于“黃福記”商標(biāo)與徐福記公司引證商標(biāo)中的“徐福記及圖”商標(biāo)存在一定差異，未構(gòu)成近似商標(biāo)，故訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)和使用不易誤導(dǎo)相關(guān)公眾，進(jìn)而致使徐福記公司的馳名商標(biāo)權(quán)益受到損害。

因此商評(píng)委裁定繼續(xù)維持“黃福記”商標(biāo)的合法注冊(cè)權(quán)。
這個(gè)結(jié)果徐福記公司當(dāng)然是不服裁定的，因此便向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為“黃福記”與“徐福記”構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。
并且，在徐福記公司提交的證據(jù)能夠證明其商號(hào)于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前在糖果商品上已經(jīng)具有一定的知名度的情況下，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為標(biāo)注“黃福記”商標(biāo)的商品與徐福記公司存在某種關(guān)聯(lián)，因此“黃福記”商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成了對(duì)徐福記公司在先商號(hào)權(quán)的損害。
雖然判決書中稱因?yàn)橐褬?gòu)成近似故而不存在適用我國(guó)商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行馳名商標(biāo)認(rèn)定和對(duì)引證商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)的必要，但依然判決撤銷商評(píng)委裁定，判令商評(píng)委重新裁決。
商評(píng)委不服一審判決，提起上訴。

近日，北京市高級(jí)人民法院作出終審判決，駁回商評(píng)委上訴，予以維持的裁定最終被撤銷，并需重新作出裁定。
北京高院的審查意見是： “黃福記”訴爭(zhēng)商標(biāo)與“徐福記”引證商標(biāo)核定使用商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面基本相同或者存在較大關(guān)聯(lián)，屬于同一種或類似商品；
同時(shí)，“黃福記”和“徐福記”分別構(gòu)成訴爭(zhēng)商標(biāo)和引證商標(biāo)的唯一或主要識(shí)別部分，兩者均包含“福記”二字，且詞語結(jié)構(gòu)相同、發(fā)音呼叫相近，雖然存在“黃”字與“徐”字之差，但在隔離比對(duì)的情況下，相關(guān)公眾施以一般注意力，整體上不易區(qū)分；
此外，結(jié)合徐福記公司在商標(biāo)評(píng)審階段提交的“徐福記及圖”商標(biāo)在糕點(diǎn)、糖果商品上被認(rèn)定為馳名商標(biāo)、所獲榮譽(yù)及廣泛宣傳等證據(jù)，可以證明在“黃福記”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，“徐福記”系列商標(biāo)在糖果、糕點(diǎn)等商品上已具有較高知名度。

結(jié)合三點(diǎn)內(nèi)容，因此作出構(gòu)成“近似商標(biāo)”的裁決。
THE END
其實(shí)，類似的情況并不止這兩家，因?yàn)槲覈?guó)商標(biāo)申請(qǐng)量的巨大，越來越多的好名字已經(jīng)被人在先申請(qǐng)或注冊(cè)，而因?yàn)樯虡?biāo)注冊(cè)遵循的是“在先原則”，只要有相同或近似商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)在相同近似的商品服務(wù)選項(xiàng)上時(shí)，后來申請(qǐng)的商標(biāo)就不能通過。
因此導(dǎo)致了想要注冊(cè)商標(biāo)的人有一半都栽在了商標(biāo)近似的問題上。
雖然結(jié)合本案來看，“黃福記”被成功無效的原因還是更多地考量了“徐福記”的知名度，其次才是雙方確實(shí)構(gòu)成了一定程度的近似。
想要規(guī)避近似問題，又想幫申請(qǐng)人留住心愛的商標(biāo)，這時(shí)候代理機(jī)構(gòu)往往會(huì)告訴申請(qǐng)人改換一下商標(biāo)名稱里的一兩個(gè)字。但是一字之差，卻可以順利避免近似問題，還是有所講究的，到底怎么樣一招致勝，規(guī)避近似風(fēng)險(xiǎn)呢？
首先，什么是商標(biāo)近似？
商標(biāo)近似是指商標(biāo)文字的字形、讀音、含義近似，商標(biāo)圖形的構(gòu)圖、著色、外觀近似、或者文字和圖形組合的整體排列組合方式和外觀近似，立體商標(biāo)的三維標(biāo)志的形狀和外觀近似，顏色商標(biāo)的顏色或者顏色組合近似，使用在同一種或者類似商品或者服務(wù)上易使相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)。
其次，商標(biāo)近似判斷又遵循哪些原則？
商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)是一本書，要全部講完太冗長(zhǎng)了，不過我們還是可以總結(jié)出來一些通行的審查判斷原則：
1、判斷商標(biāo)近似，首先要判斷商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)類別、選項(xiàng)是否相同或具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，這是一切的基礎(chǔ)，只要申請(qǐng)時(shí)制定使用的商品或服務(wù)的種類無重疊和關(guān)聯(lián)性，即使相同也可以共存。
2、判斷商標(biāo)近似，應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)本身的音、形、義和整體表現(xiàn)形式等方面考慮，以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，采取整體觀察與對(duì)比主要部分的方法；
3、判斷商標(biāo)近似，還應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)的顯著性和知名度。
此外，類似本案的三字中文商標(biāo)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中文商標(biāo)由三個(gè)或三個(gè)以上漢字構(gòu)成，僅個(gè)別漢字不同，整體無含義或者含義無明顯區(qū)別，易使相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)的判定為近似商標(biāo)。
總結(jié)起來就是，法院在判斷商標(biāo)近似的時(shí)候，一般會(huì)從音、形、義三個(gè)方面綜合考慮，在考慮音、形、義的時(shí)候也會(huì)結(jié)合商標(biāo)是既有詞匯還是臆造詞來斟酌商標(biāo)的顯著性以及這種顯著性的強(qiáng)度對(duì)消費(fèi)者的混淆的影響。
因此在辦理商標(biāo)近似案件時(shí)，深入分析商標(biāo)的音、形、義，尤其是“義”也往往是案件的關(guān)鍵所在。
所謂一招致勝該怎么發(fā)揮？
首先，如果申請(qǐng)的是有意義的三字或三字以上商標(biāo)，查詢后發(fā)現(xiàn)已有近似商標(biāo)在先，可以加字或減字，也可以改字，但建議第一，針對(duì)首字改動(dòng)，第二，最好能夠改變?cè)械脑~義，使意義與近似商標(biāo)產(chǎn)生較大區(qū)別。
其次，如果申請(qǐng)的是無意義的臆造的三字或三字以上商標(biāo)，查詢后發(fā)現(xiàn)已有近似在先，此時(shí)也是可以加字、減字和改字的，但同樣要注意選擇首字。
以中國(guó)人的姓氏舉例，三字無意義的商標(biāo)，就像中國(guó)人的姓名，首字是姓，后兩個(gè)字是名，而我們對(duì)于姓名的認(rèn)知是，兩人的名字姓氏一樣，名相差不多時(shí)，人們約定俗成的觀念會(huì)懷疑這兩人是否存在親戚關(guān)系。同理，想要避免商標(biāo)近似，改動(dòng)首字比在首字之后的部分改動(dòng)更能使商標(biāo)從音、形、義上產(chǎn)生區(qū)別。
再次，如果不想加字減字只改字，那么一定需要使商標(biāo)含義發(fā)生變化。此時(shí)加字位置可以不指定為首字，但詞義一定要區(qū)別明顯，比如幸運(yùn)數(shù)與幸運(yùn)樹，二者不僅讀音一樣，外形上有三分之二都是一樣的，但是依然不構(gòu)成近似，正是因?yàn)樗鼈兎謩e代表了不同的事物，幸運(yùn)數(shù)是一個(gè)數(shù)字，而幸運(yùn)樹則是一棵樹。
此外，加字也好，改字也罷，千萬避免以下幾種字：
1、行業(yè)約定俗成的，業(yè)內(nèi)普遍使用的某一種類商品或服務(wù)的名稱，如AB和AB服裝；
2、起修飾作用的形容詞或副詞，或顯著性較弱的文字，如白何與新白何；
3、直接表示商標(biāo)質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其它特點(diǎn)的文字，如風(fēng)鳥與風(fēng)鳥除臭；
4、表示商品生產(chǎn)，銷售或使用場(chǎng)所的文字，如纖花和纖花坊。
當(dāng)然啦，也要汲取“黃福記”和“徐福記”案的教訓(xùn)——改字，可不是為了讓你“傍名牌”，當(dāng)心馳名商標(biāo)保護(hù)條例隨時(shí)鎖定你哦。

來源：河北知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)